L'Université de Californie étend son procès pour brevet à de nouveaux détaillants et fabricants sur les filaments LED à haute efficacité énergétique

Les régents de l'Université de Californie ont élargi leur procès révolutionnaire pour violation de brevet contre les grands détaillants et fournisseurs d'ampoules LED à filament innovantes, en nommant un détaillant et quatre fabricants comme défendeurs supplémentaires dans l'action.

Les régents allèguent que les défendeurs ont violé les brevets de l'UC sur des ampoules durables et à haute efficacité énergétique développées par des chercheurs du Centre d'éclàrage à semi-conducteurs et d'électronique de UC Santa Barbara.

Le procès initial de l'UC, déposé en 2019, visait cinq grands détaillants américains pour vente présumée des produits sans licence : Amazon.com, Bed Bath & Beyond, Ikea, Target Corp. et Walmart. Il est rare qu'une action en matière de brevet se concentre sur les détaillants plutôt que sur les fabricants d'origine, ces derniers étant souvent basés à l'étranger et donc plus difficiles à poursuivre devant les tribunaux américains. Également inhabituel était le choix des régents de demander une enquête de la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) sur l'importation et la vente des produits en question, une action rarement entreprise par des propriétaires de brevets universitaires.

À présent, cherchant à étendre le procès, l'UC a déposé une nouvelle plainte et demandé une seconde enquête de l'ITC contre General Electric, Savant Systems LLC, Feit Electric Co. Inc., Home Depot, Ikea et Satco Products Inc. Cette demande a été acceptée par l'ITC la semaine dernière.

« Les détaillants restent responsables de violation de brevet », déclare Seth Levy, associé chez Nixon Peabody LLP, le cabinet représentant les régents de l'UC. « Mais les fabricants détiennent clairement une part de marché significative, il est donc logique de les poursuivre directement également. »

Les régents ont en outre élargi leur plainte pour refléter l'octroi de quatre nouveaux brevets à l'UC depuis le dépôt de l'enquête initiale.

La première enquête de l'ITC s'est terminée il y a environ cinq mois à la demande des régents de l'UC, « principalement parce qu'elle avait fait son temps », explique Levy. « Nous avions établi plus d'une douzaine de licences avec différentes parties, plusieurs étant fournisseurs de certains défendeurs dans l'action, et beaucoup de valeur avait été extraite. »

Parallèlement à la procédure devant l'ITC, les régents ont déposé leurs procès devant le District central de Californie, Cour de district des États-Unis, qui abrite UC Santa Barbara.

Levy indique que les plaignants sont encouragés par la progression des actions à ce jour, tant à l'ITC qu'au tribunal de district. Ces derniers ont été suspendus pendant l'enquête de l'ITC. « Il est plus logique de laisser une affaire avancer et d'attendre le résultat », dit Levy. La stratégie juridique des régents a été de maintenir les affaires en suspens pendant que l'ITC examine l'affaire — une décision calculée pour limiter les coûts de litige.

En ciblant les principaux fabricants des produits d'éclairage, les régents espèrent conclure des accords de licence avec un segment dominant du marché, et dans le processus créer un groupe de fournisseurs autorisés sur lesquels les détaillants pourront légalement s'appuyer.

« C'était très clairement le message que nous recevions des détaillants lors de la phase initiale de la campagne », dit Levy. « Ils nous disaient qu'il fallait parler à leurs fournisseurs, et c'est ce que nous faisons. À notre avis, c'est la démarche la plus sensée pour toutes les parties concernées pour continuer à avancer. »

L'UC continue de rechercher de nouveaux accords de licence au fur et à mesure que le procès avance, y compris un règlement avec Bed Bath & Beyond. « Nous restons encouragés par le fait que cela se passe bien », dit Levy. « Le défi pratique est qu'il y a tout simplement tant de détaillants et fournisseurs de ces produits, et le marché continue de s'étendre. Nous menons ces conversations aussi vite que nous pouvons identifier les gens, et aussi vite qu'ils souhaitent travailler avec nous. »

Le procès signale une nouvelle agressivité des institutions universitaires pour protéger la propriété intellectuelle développée sous leur égide. Beaucoup ne prennent conscience que maintenant de la valeur de leurs brevets sur le marché libre.

L'UC reste ouverte à l'ajout de plaignants supplémentaires au fur et à mesure que le procès pour violation de brevet progresse, tout en continuant d'espérer des règlements avec détaillants, fabricants et fournisseurs afin d'éviter un procès coûteux et long, qui ne débuterait pas avant au moins un an. Les brevets en question ont encore environ huit ans à courir, note Levy.

« Les régents et moi restons très optimistes quant au fait qu'un procès ne sera pas nécessaire, car nous pourrons résoudre ces problèmes avec chaque défendeur », ajoute-t-il. « Mais s'il faut aller au procès, nous irons. Nous sommes certainement prêts pour cela. »