UC étend la poursuite en matière de brevets contre les détaillants et les fabricants

Les régents de l'Université de Californie ont étendu leur action en justice révolutionnaire pour contrefaçon de brevet contre les principaux détaillants et fournisseurs d'ampoules LED à filament innovantes, nommant un détaillant et quatre fabricants comme défendeurs supplémentaires dans l'action.

Les régents allèguent que les plaignants ont violé les brevets UC sur les ampoules durables et écoénergétiques qui ont été développées par des chercheurs du Solid State Lighting and Electronics Center de l'UC Santa Barbara.

Le procès initial d'UC, déposé en 2019, visait cinq grands détaillants américains pour avoir prétendument vendu les produits sans licence :Amazon.com, Bed Bath &Beyond, Ikea, Target Corp. et Walmart. Il est rare qu'une action en application de brevet se concentre sur les détaillants plutôt que sur les fabricants d'origine, ces derniers étant souvent basés à l'étranger et donc plus difficiles à poursuivre devant les tribunaux américains. Le choix des régents de demander une enquête auprès de la Commission du commerce international des États-Unis sur l'importation et la vente des produits en question était également inhabituel, une mesure rarement prise par les titulaires de brevets universitaires.

Maintenant, cherchant à étendre le procès, UC a déposé une nouvelle plainte et demande une deuxième enquête par ITC contre General Electric, Savant Systems LLC, Feit Electric Co. Inc., Home Depot, Ikea et Satco Products Inc. Cette demande a été acceptée par l'ITC la semaine dernière.

"Les détaillants restent responsables de la contrefaçon de brevet", déclare Seth Levy, partenaire de Nixon Peabody LLP, le cabinet d'avocats représentant les UC Regents. « Mais les fabricants ont clairement une part de marché importante, il est donc logique de les poursuivre directement également. »

Les régents ont encore élargi leur plainte pour refléter l'attribution de quatre nouveaux brevets à UC depuis le dépôt de l'enquête initiale.

La première enquête de l'ITC s'est terminée il y a environ cinq mois à la demande des régents de l'UC, « principalement parce qu'elle avait suivi son cours », explique Levy. "Nous avions établi plus d'une douzaine de licences avec différentes parties, dont plusieurs étaient des fournisseurs de certains répondants dans l'action, et beaucoup de valeur avait été extraite."

Parallèlement à la procédure de l'ITC, les régents ont déposé leurs plaintes devant le Central District of California, U.S. District Court, siège de l'UC Santa Barbara.

Levy dit que les plaignants sont encouragés par l'avancement des actions à ce jour, à la fois devant l'ITC et devant le tribunal de district. Ces derniers cas ont été suspendus pendant que l'enquête de l'ITC avançait. « Il est plus logique de laisser une affaire se poursuivre et d'attendre le résultat », déclare Levy. La stratégie juridique des régents a été de continuer à suspendre les affaires judiciaires pendant que l'ITC examine la question - une décision qui est calculée pour limiter les frais de justice.

En ciblant les principaux fabricants de produits d'éclairage, les régents espèrent conclure des accords de licence avec un segment dominant du marché et, ce faisant, créer un groupe de fournisseurs autorisés sur lesquels les détaillants peuvent légalement compter.

« C'était en grande partie le message que nous recevions des détaillants lors de la phase initiale de la campagne », déclare Levy. « Ils nous ont dit que nous devrions parler à [leurs] fournisseurs, et c'est ce que nous faisons. À notre avis, il est plus logique pour toutes les personnes impliquées de continuer à travailler à travers cela. »

UC continue de rechercher de nouveaux accords de licence au fur et à mesure que le procès avance, y compris un règlement avec Bed Bath &Beyond. "Nous restons encouragés par le fait que tout se passe bien", a déclaré Levy. « Le défi pratique est qu'il y a tellement de détaillants et de fournisseurs de ces produits, et le marché continue de se développer. Nous menons ces conversations aussi rapidement que nous pouvons identifier les personnes et aussi vite qu'elles aimeraient travailler avec nous. »

Le procès signale une nouvelle agressivité des institutions universitaires pour protéger la propriété intellectuelle développée sous leurs auspices. Beaucoup commencent seulement à comprendre la valeur de leurs brevets sur le marché libre.

UC est disposée à nommer d'autres plaignants au fur et à mesure que le procès pour contrefaçon de brevet progresse, mais continue d'espérer des règlements avec les détaillants, les fabricants et les fournisseurs afin d'éviter un procès coûteux et long, qui ne commencerait pas avant au moins un an. Les brevets en cause ont encore environ huit ans à courir, note Levy.

"Les régents et moi restons très optimistes sur le fait qu'un procès ne sera pas nécessaire, car nous pourrons résoudre ces problèmes avec chaque intimé", ajoute-t-il. «Mais si nous devons aller en jugement, nous irons en jugement. Nous sommes certainement préparés à cela. »