Les douanes américaines saisissent 600 000 $ de fausses peluches Pokémon, protégeant les marques

Le 15 mai 2020, la Protection des frontières et des douanes américaines (CBP) a signalé la saisie d'un envoi de figurines d'action Pokémon d'une valeur de plus de 600 000 $. La CBP a examiné un envoi en provenance de Hong Kong qui listait des articles en plastique d'ameublement. Ce qu'elle a trouvé étaient les peluches Pokémon. L'agence a contacté Nintendo, qui détient la marque Pokémon, et a confirmé qu'elles n'étaient pas authentiques.

L'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) répertorie 56 enregistrements de Pokémon et variantes détenus par Nintendo. Évidemment, Nintendo connaît la valeur des marques et l'avantage supplémentaire de les faire enregistrer. Il connaît aussi la valeur d'enregistrer les marques auprès de la CBP, qui surveillera les contrefacteurs important aux États-Unis. C'est un excellent exemple de la façon dont la CBP peut vous aider à protéger votre propriété intellectuelle.

Les avantages d'une marque déposée fédéralement

Il y a de nombreux avantages à avoir une marque déposée fédéralement :

• Votre marque est présumée valide, ce qui vous donne un avantage important au tribunal.
• Elle est considérée comme valide dans tous les États-Unis. Au lieu d'être limitée à la zone géographique d'utilisation en droit commun, l'utilisation est conférée dans tout le pays.
• Après cinq ans, votre marque peut devenir incontestable. Essentiellement, l'incontestabilité protège la marque contre les contestations de validité basées sur la descriptivité.
• L'enregistrement fédéral permet l'utilisation du « ® » pour identifier la marque comme enregistrée. Le « ® » est reconnu par la plupart comme un symbole de votre propriété.
• Les tribunaux fédéraux ont juridiction sur les litiges impliquant des marques déposées fédéralement.
• Votre enregistrement se protège lui-même. La marque est facile à trouver quand d'autres envisagent de choisir une marque. Elle est publiquement affichée sur le site web de l'USPTO. Une recherche rapide mènera la plupart des entreprises sophistiquées à votre marque, et elles choisiront probablement une différente. Peu d'entreprises veulent choisir une marque qui les mènera juste au contentieux.

L'avantage supplémentaire : l'enregistrement auprès de la CBP

Un avantage additionnel souvent négligé est l'enregistrement de votre marque déposée auprès de la CBP. Elle a l'autorité légale d'exclure de l'entrée, de retenir ou de saisir des marchandises marquées qui violent les droits de marque américains. Elle surveillera et saisira les envois suspects de contrefaçon, bien que cela ne s'applique qu'aux enregistrements sur le registre principal.

L'enregistrement de votre marque auprès de la CBP l'ajoute à la liste de surveillance de l'agence. Vous êtes tenu de soumettre votre enregistrement et les informations connexes, telles que les pays où le produit est fabriqué, et les noms des fabricants et importateurs autorisés. Vous pouvez également fournir des informations telles que les canaux de distribution et les spécifications du produit. Les importations par des importateurs ou fabricants non listés sont sujettes à saisie si découvertes.

Vous pouvez aller plus loin et fournir à la CBP un guide de formation aux droits de propriété intellectuelle (IPR), que la CBP utilise pour aider à faire des déterminations d'authentification des envois suspects. Un modèle est publié sur cbp.gov pour aider les titulaires de droits à préparer un guide d'identification de produit, qui peut être soumis à la CBP et publié sur le site web interne de l'agence. Il inclut des descriptions de produits, images, lieux de fabrication, ports d'entrée, noms de contrevenants suspects, descriptions de produits et images de marchandises suspectes, exemples d'indicateurs clés de marchandises suspectes versus authentiques et d'emballages, ainsi que tout ce qui peut aider les douanes.

Vous pouvez également programmer des webinaires d'identification de produit pour former davantage les douanes depuis votre lieu d'affaires ou aux bureaux des douanes. Ceux-ci sont enregistrés pour une utilisation ultérieure par le personnel des ports.

La CBP a un portail de toutes les marques enregistrées sur iprs.cbp.gov. En plus de l'enregistrement des marques, vous pouvez également enregistrer les droits d'auteur. Nintendo a 269 marques et 624 IPR, qui incluent à la fois marques et droits d'auteur, auprès de la CBP.

Vous pouvez également soumettre toute information à la CBP que vous avez concernant des envois ou parties suspects via e-Allegations.

Si la CBP décide de retenir un envoi, il est détenu pendant 30 jours. L'importateur est notifié, et dans les cinq jours doit fournir des informations pour soutenir la levée de la rétention. La CBP peut également contacter le propriétaire de la marque pour obtenir de l'aide dans la détermination de l'authenticité des marchandises. La CBP peut imposer des amendes jusqu'au prix de détail suggéré par le fabricant authentique pour la première occurrence, et le double pour les occurrences subséquentes. Les marchandises retenues sont également éliminées selon les règles fédérales.

Gardez à l'esprit que d'autres pays fournissent des services similaires et devraient être consultés si vous êtes préoccupé par l'importation de marchandises non autorisées dans ces pays.

Est-ce que ça marche ?

Selon le communiqué de presse de la CBP sur la saisie Pokémon :

« En une journée type en 2019, les agents de la CBP ont saisi pour 4,3 millions de dollars de produits avec violations des droits de propriété intellectuelle. [...] Les agents de la CBP et les agents d'Enquêtes de Sécurité Intérieure (HSI) ont saisi 27 599 envois contenant des marchandises contrefaites en Année Fiscale (AF) 2019. [...] [L]e prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) total estimé des marchandises saisies, si elles avaient été authentiques, a augmenté de près de 1,4 milliard de dollars à plus de 1,5 milliard de dollars en AF 2018. »

Ils ne vérifient pas chaque envoi et colis, mais pour le prix de l'enregistrement, c'est une excellente option pour vous de faire trouver et retenir les envois non autorisés.

L'enregistrement fédéral est important pour tout propriétaire de marque. L'enregistrement de votre marque fédérale auprès de la CBP peut vous fournir un service de police fédéral peu coûteux. Il suffit de compléter les informations d'enregistrement et les frais de dépôt. Soumettre un guide de formation IPR et fournir un webinaire de formation protégera davantage vos droits et assistera la CBP. Il est préférable de consulter un conseil familier avec le processus et les exigences.

La valeur peut être énorme. La saisie Pokémon a retiré plus de 600 000 $ de fausses marchandises du marché. Ce retrait semble avoir eu lieu sans l'implication active du propriétaire de la marque — vos dollars d'impôts au travail. Et un joli gain pour l'entreprise, que vous devriez certainement envisager si vous avez quelque inquiétude sur l'importation sans votre permission.

William H. Honaker est avocat en brevets chez Dickinson Wright.